Frisby S.A. BIC (Frisby Colombia), empresa colombiana con más de 45 años de trayectoria, enfrenta una polémica tras descubrir que una sociedad española comenzó a utilizar signos casi idénticos a los suyos: nombre, logotipo y su icónica mascota. Frisby Colombia aclaró públicamente que no tiene operaciones ni franquicias autorizadas en Europa y denunció el uso no autorizado de su identidad comercial.
No obstante, su registro de marca en la Unión Europea, obtenido en 2004, está hoy en riesgo por una acción de cancelación por falta de uso presentada por la empresa española. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicitó a Frisby Colombia pruebas de uso efectivo de la marca “Frisby” en ese mercado, advirtiendo que, de no presentarlas, podría perder el registro.
Recientemente, la sociedad española anunció cambios estratégicos, incluyendo la modernización de su identidad de marca. Entre las modificaciones están la actualización del logotipo, la eliminación del color amarillo como color primario y el rediseño de la mascota. Estos cambios parecerían responder, en parte, a la presión ejercida por personas y empresas que han respaldado a Frisby Colombia en la defensa de su identidad de marca.
El caso pone de relieve la importancia de una gestión estratégica, proactiva y especializada de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional.
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¿Cuáles son las lecciones clave del Caso Frisby?
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La protección marcaria va más allá de lo legal
La protección efectiva de una marca va más allá del trabajo jurídico: requiere una coordinación activa con otros equipos, en particular el de mercadeo. En este caso, la rápida reacción pública, la difusión del mensaje institucional y el respaldo de consumidores y aliados estratégicos han sido fundamentales para visibilizar la controversia y respaldar la posición de Frisby Colombia. El apoyo del público puede marcar una diferencia decisiva en la defensa de signos distintivos, especialmente frente a intentos de apropiación en otros mercados.
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El registro internacional requiere de una estrategia marcaria clara
Frisby actuó acertadamente al registrar su marca en la Unión Europea en 2004. Los derechos sobre signos distintivos son territoriales, es decir, solo tienen efectos en las jurisdicciones donde han sido concedidos. Por ello, las empresas con proyección internacional deben asegurar el registro de sus marcas en los países clave para su estrategia.
Cada jurisdicción tiene particularidades normativas. En la Unión Europea, por ejemplo, el requisito de uso efectivo es más exigente que en América Latina. Contar con abogados especializados en propiedad intelectual internacional y con experiencia en disputas transfronterizas es fundamental para anticipar riesgos, diseñar estrategias y optimizar la inversión en registros.
Registrar la marca solo en la clase principal (alimentos o restaurantes) puede no bastar. Es recomendable incluir clases relacionadas como franquicia, mercadeo o gestión empresarial, para protegerse frente a usos indirectos. Asimismo, registrar versiones gráficas, eslóganes y otros elementos distintivos refuerza la protección y disuade intentos de apropiación por parte de terceros.
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El registro sin uso no es suficiente
Contar con un registro no garantiza la protección si la marca no se utiliza. En la Unión Europea, como en muchas otras jurisdicciones, las marcas pueden cancelarse si no se usan dentro de los cinco años posteriores a su registro. Este fue el riesgo para Frisby Colombia: la falta de uso permitió que un tercero solicitara su cancelación. Por ello, es fundamental acompañar el registro con un plan, aunque sea mínimo, de uso en el mercado.
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La defensa activa es indispensable
Las empresas deben monitorear constantemente las solicitudes de registro presentadas por terceros y oponerse oportunamente cuando existan riesgos. Pues bien, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificó a Frisby Colombia sobre la solicitud presentada por la sociedad española y la invitó a oponerse. Ésta no actuó y en España, si no hay oposición, la autoridad no analiza de oficio los posibles conflictos con registros anteriores.
La lección es clara: la defensa de una marca debe ser constante y proactiva. Un enfoque preventivo permite actuar antes de que se consoliden situaciones jurídicas difíciles de revertir.
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La mala fe puede alegarse, pero requiere pruebas sólidas
Frisby Colombia podría iniciar una acción de nulidad por mala fe, argumentando que la empresa española conocía la existencia y reputación de la marca original y actuó con la intención de aprovecharse de ella. Sin embargo, probar la mala fe requiere evidencias sólidas, como el conocimiento previo del tercero y la intención de generar confusión o beneficiarse indebidamente de la reputación ajena. Acreditar el reconocimiento internacional de la marca puede fortalecer esta posición. Para ello, son útiles pruebas como publicaciones en medios internacionales, premios o menciones en redes y comunidades extranjeras. Aunque las autoridades españolas han reconocido la mala fe en casos similares, la carga probatoria sigue siendo alta.
El caso Frisby evidencia que las marcas no son simples distintivos visuales, sino activos estratégicos que deben gestionarse con rigor y visión global. La protección de los activos intangibles exige diligencia, estrategia y asesoría experta. Perder el control de una marca en otro país puede dar lugar a actos de competencia desleal como confusión y un daño reputacional difícil de reparar. La propiedad intelectual, como cualquier otro activo estratégico, debe gestionarse de forma profesional y anticipada.
*Natalia Fernández es asociada sénior y experta en PI de Cuatrecasas - Bogotá.
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