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Arturo Vidal y Galgo Capital crean marca que tiene como embajador al futbolista 631o6k

Wed, 21 May 2025 19:10:21 +0000

Arturo Vidal y Galgo Capital crean marca que tiene como embajador al futbolista

Vidal será socio aparte de embajador de marca, para ella eligió parte de su trade dress y de su carta. Además, su logotipo es la firma del atleta.

Rosa Ramos Wed, 21/05/2025 - 15:10

Mediante la marca Sin Miedo Burgers, el futbolista chileno Arturo Vidal emprendió en el mundo gastronómico junto con Galgo Capital, gestora de private equity y consultoría empresarial creada por dos exgerentes de family offices locales y dueña de Clínica Astra, Just Burger, Factor Ambiental, Nobis Fruit Company y Crece Capital.

El acuerdo que unió a Vidal con Galgo Capital (mediante una compraventa de acciones, de valor confidencial) ocurrió mediante la estructuración de un t venture entre Bronx 23 SpA y el atleta. Sin Miedo Burgers se maneja, por ahora, bajo el modelo de dark kitchens (tiene 13), un modelo en boga en Chile, y delivery, es también una franquicia.

La marca del “Rey Arturo” nació a raíz de la compra de Just Burger, de Bronx 23, una línea menor de la sociedad que se convirtió en Sin Miedo Burgers, de la que Vidal será socio aparte de embajador de marca y para la que eligió parte de su trade dress y cuyo logotipo es la firma del atleta.

Como Vidal es quien soporta la marca, y para armarla debieron negociarse sus derechos de imagen (el mayor activo del atleta), esto generó, según Guerrero Olivos, asesor legal de Galgo Capital, “diversas complejidades, particularmente en lo relativo a la estructuración y negociación del t venture y de sus franquicias destinado a la creación de una nueva marca de hamburguesas que represente la identidad y estilo personal del futbolista Arturo Vidal”.

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De acuerdo con Vidal, su inquietud para invertir en esta marca se basa en que está cerca de la edad de retiro y quiere asegurar su futuro y el de su familia: “...y también darle más trabajo a más gente. Ser empresario es como ser capitán fuera de la cancha: liderar, tomar decisiones y dejar huella”, dijo a DF Más, medio chileno. Este no es el primer emprendimiento de Vidal, que ya tiene (como otros atletas de renombre) varios negocios, entre estos el vino King 23, la tienda de ropa King Miami Outlet y el Club Chicureo (Escuela Oficial Arturo Vidal), además de diversas inversiones en el mundo hípico, en barberías e inmobiliarias.

Las dark kitchens (también ghost / cloud / virtual kitchens) son un modelo de negocio “cómodo”, ya que requiere de una baja inversión. En los últimos años han crecido los negocios basados en este modelo porque, aparte de los bajos costos, permiten tener mucha flexibilidad; optimizar las ventas, ya que se enfocan sobre todo en la entrega del producto, y son escalables, lo que facilita el crecimiento de las marcas que las usan.

Este año, según medios especializados, el mercado de las dark kitchens estará signado por operaciones impulsadas por IA, la sostenibilidad, el auge de marcas virtuales de nicho, una entrega hiperlocal (Sin Miedo Burgers se vende en la Región Metropolitana de Chile; la quinta región y Rancagua) que, a su vez, es más rápida que la tradicional; la innovación, mejores medidas de seguridad alimentaria, la automatización en el reparto y la gestión de modelos de cocina multimarca.

Asesores legales de la transacción
Asesores de Galgo Capital:

Guerrero Olivos: Socio Pedro Lyon. Asociado sénior Diego Rodríguez. Asociados Katharina Diaz y Eduardo Larraín.

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Tribunal de Ecuador protege la DOP fontina de un registro indebido por riesgo de confusión 60706z

Wed, 19 Mar 2025 21:14:56 +0000

Tribunal de Ecuador protege la DOP fontina de un registro indebido por riesgo de confusión

Cuando Floralp pidió el registro de su marca, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales rechazó la solicitud por riesgo de confusión con los de la DOP.

Rosa Ramos Wed, 19/03/2025 - 17:14

El 5 de febrero, el Tribunal istrativo del Distrito Judicial de Quito emitió una sentencia que rechazó el registro de la marca Floralp Fontina Más Diseño, solicitada en 2014 por Floralp S.A. (bajo el número de trámite IEPI-2014-19862), empresa ecuatoriana dedicada a la producción de leche y la elaboración de quesos, y a la que se opuso el Consorzio Prodduttori e Tutella della DOP Fontina, titular internacional de la denominación de origen protegida fontina, para leche y quesos producidos bajo ciertas condiciones a partir de ciertas vacas en la zona del Valle de Aosta, en Italia. Quevedo & Ponce asistió a la entidad italiana en este proceso.

La oposición del Consorzio se hizo bajo el argumento de que el uso de la marca fontina (denominación de origen aprobada en Italia y registrada por la Unión Europea y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -Ompi-) en Ecuador, bajo la titularidad de Floralp, podría generar un riesgo de confusión para los consumidores locales.

Cuando la quesera pidió el registro de la marca Floralp Fontina Más Diseño, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales rechazó la solicitud por riesgo de confusión con los productos comercializados bajo la DOP, por lo que Floralp acudió ante el Tribunal istrativo para interponer una acción judicial y obtener la declaración de ilegalidad de dicha sentencia. Para ellos, el hecho de que la DOP no estuviera registrada en Ecuador les daba la oportunidad de registrarla ellos y no debía ser protegida.

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Quevedo & Ponce indicó que esto llevó a un juicio en el que presentaron evidencia que demostraba el reconocimiento y registro histórico de la DOP fontina, como el Decreto Presidencial Italiano (1955), el Registro del Sistema Internacional de Denominaciones de Origen de la Ompi (1969), y el Boletín Oficial de la UE (1996), que recogieron el registro como denominación de origen.

Como nota al margen, la Ompi establece dos maneras de proteger las DO: nacional y regionalmente, a través de la presentación de una solicitud ante las autoridades competentes del país en el que desee obtener protección para esta indicación (algunos países protegen automáticamente las IG de otros países cuando existen acuerdos bilaterales entre ellos). La protección internacional la provee el Sistema de Lisboa para el registro internacional de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, que consiste en un único procedimiento de registro en todos los países que forman parte del Sistema de Lisboa.

Durante el proceso ante el Tribunal istrativo, se determinó que aunque Floralp efectivamente solicitó el registro de su marca cuando la DOP fontina no se había declarado en Ecuador, se consideró que el signo podía inducir a error a los consumidores si se registraba la marca, ya que tanto los productos lácteos de Floralp como los del Valle de Aosta podrían ser confundidos.

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Para rechazar la solicitud de Floralp, el Tribunal istrativo aplicó los criterios establecidos en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y los criterios obligatorios establecidos por el Tribunal de Justicia Andino en diversas interpretaciones perjudiciales de las disposiciones contenidas en esta Decisión. Según este artículo, no pueden registrarse como marcas los signos que:

…reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

Pero esto no es lo único que la Comunidad Andina y su Tribunal de Justicia tienen que decir sobre las denominaciones de origen; por ejemplo, el Artículo 214 de la Decisión 486116 establece que las características de protección territorial de las DOP se protegen en el país donde es presentada la solicitud, a partir de la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente, esto significa que la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen y reconoce que todo uso no autorizado de esta, con el potencial de crear confusión, constituye una infracción al derecho de propiedad industrial objeto de sanción.

De vuelta a la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro país miembro (aparentemente fontina no lo estaba en ningún país de la CAN), cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos; asimismo, la protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

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La Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un País Miembro a una Denominación de Origen de otro País Miembro es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento. Por otro lado, sobre el reconocimiento de las Denominaciones de Origen extracomunitario para su protección, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 219 de la Decisión 486121, este Tribunal ha manifestado lo siguiente: "( ... ) El reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario), está supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o comunitarias debidamente reconocidas por el país.

Nótese que el Tribunal determinó que si un país miembro reconoce una denominación de origen de un tercer país, incompatible con el uso exclusivo de una denominación de origen andina, se incurre en incumplimiento de la normativa comunitaria y que, en el caso de que la denominación de origen andina no esté reconocida en la nación en que se solicita la denominación de origen extracomunitaria, se debe dar prioridad de reconocimiento a la denominación de origen andina.

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial regido por la Decisión 486 se refiere a los derechos referidos a las invenciones, los diseños industriales, los actos de competencia desleal y los signos distintivos (marcas, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen) que, dentro del ámbito andino incluye la Quinua Real del Altiplano Sur (Bolivia), el Café de Colombia, el Cacao Arriba (Ecuador), el Tequila, el Pisco (Perú) y la indicación geográfica Andina. Asimismo, la Decisión 632 y la Decisión 689 complementan a la Decisión 486.

La DOP Fontina está acompañada por otros dos nombres oficiales: Fontina DOP Alpeggio y Fontina DOP Lunga Stagionatura, aprobadas en 2023 por el Ministerio de Agricultura de la Soberanía Alimentaria y Forestal de Italia, que, por medio de un decreto, estableció algunos cambios en el reglamento de producción, como que al menos 60 % de la ración alimentaria en sustancia seca se produzca dentro del territorio del Valle de Aosta, como lo estableció el Consorzio en un Pliego de Condiciones, a pesar de que el Reglamento UE 1151-2014) exige una prevalencia mínima de 51 % de alimentos procedentes de la zona de producción.

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La marca de casinos online Aviator pasa a ser exclusiva de Aviator Studio en Georgia 3r2j1b

Wed, 12 Mar 2025 17:33:55 +0000

La marca de casinos online Aviator pasa a ser exclusiva de Aviator Studio en Georgia

Esta semana cerró definitivamente el litigio cuando Aviator LLC otorgó la licencia de propiedad intelectual exclusiva a Aviator Studio.

Rosa Ramos Wed, 12/03/2025 - 13:33

En Georgia (la nación, no el estado), el empresario local Teimuraz Ugulava creó el nombre y logotipo de Aviator, para usarlo en un casino tradicional. Luego, este fue registrado (en 2018) formalmente ante la Agencia Estatal de Marcas de Georgia, por City Loft LLC, empresa de propiedad exclusiva de Ugulava.

En 2019, Ugulava asoció esta marca de casino a un juego de choque también llamado Aviator, que se lanzó en la plataforma online Adjarabet, también de su propiedad. El juego se lanzó en colaboración con Spribe OÜ, desarrolladora de juegos de última generación para la industria del iGaming y de los casinos en línea. Como Adjarabet financió el juego en línea, y era propiedad de Ugulava, City Loft permitió que la marca (nombre y logotipo) de Aviator fuera usada por ellos también.

Pero, Adjarabet fue vendida a Flutter Entertainment ese mismo año y, a pesar de que la marca Aviator no fue incluida en la venta (solo se vendieron los derechos de la marca comercial Adjarabet), Spribe OÜ y Adjarabet siguieron haciendo uso de su logotipo (ligeramente modificado) en Georgia y Armenia, hasta enero de 2024. Aparte de este uso en ambos países, el logotipo rediseñado empezó a ser usado por Spribe en la Unión Europea, que lo registró de mala fe en estas jurisdicciones.

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Finalmente, en 2022, toda la propiedad intelectual relacionada con la marca registrada Aviator se transfirió de City Loft a Aviator LLC y de Aviator LLC a Aviator Studio, que inició una acción de invalidación sobre el uso indebido del logotipo modificado por Spribe OÜ, bajos dos argumentos fundamentales: las marcas fueron registradas de mala fe por Spribe, que conocía la titularidad del demandante, y que los registros de las marcas infractoras violentaban sus derechos de autor sobre el logotipo.

El litigio se dio ante tribunales georgianos y concluyó, este 10 de marzo, cuando al fin Aviator LLC otorgó la licencia de propiedad intelectual exclusiva a Aviator Studio y ganó el caso de marca registrada en Georgia el 17 de febrero, cuando la Corte de Apelaciones de Georgia confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Georgia que falló que Spribe registró las marcas comerciales de Aviator LLC de mala fe, violando sus derechos de autor.

La licencia otorgada es global, exclusiva e irrevocable para su marca y propiedad intelectual y abarca los servicios de juegos de azar y la producción de juegos en línea relacionados. Este otorgamiento es muestra de que Aviator LLC, el propietario de la marca original del juego de choque (de fama global) ha recibido fallos a su favor en sus demandas por infracción de marca en contra de Spribe OÜ y Adjarabet, aunque el proceso continúa ante la EUIPO y el Tribunal Superior de Reino Unido.

De interés: Crocs y Evacol vuelven a enfrentarse por infracción marcaria, ahora ante la Corte Constitucional de Colombia

Para que Aviator lograra derrotar a estas dos entidades, tuvo que presentar pruebas de que era el creador de la marca y que jamás fue vendida a Spribe o Flutter, esto permitió que el Tribunal de Primera Instancia de Georgia dictaminara, en agosto de 2023, que Flutter debía pagar una compensación de 330 millones de euros por daños y reconocer los derechos de marca de Aviator LLC. Como parte del cierre, ambas empresas acordaron integrar los juegos de Aviator LLC a las plataformas de Flutter, en una colaboración de tiempo indefinido cuyos detalles financieros son confidenciales.

Antes de llegar a este punto, Spribe y Flutter defendieron el uso del juego y el logotipo de Aviator, con Spribe asegurando que era la autora original del logotipo (recordemos que lo “rediseñaron”), por lo que insistía en que era el titular de los derechos de propiedad intelectual globales sobre este y el juego. Antes de acordar con Aviator LLC, Flutter impugnó la primera sentencia y calificó de “desproporcionada” la compensación fijada. Aviator LLC registró el logotipo para servicios de juegos de azar físicos y en línea y Spribe lo registró fraudulentamente para juegos de ordenador y servicios de apuestas.

El revés que ambas empresas sufrieron en la corte georgiana se basó en que esta consideró que el directo a la marca y al logotipo que Spribe tuvo le dio la oportunidad de aprovecharse de mala fe del mismo, bajo el supuesto de que le fue transferida en algún momento la titularidad. Por ahora, Spribe está ante varios plazos finales para responder a los tribunales de la EUIPO y Reino Unido. Aviator LLC y Ugulava fueron representados por Mikadze Gegetchkori Taktakishvili LLC.

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Crocs y Evacol vuelven a enfrentarse por infracción marcaria 32151u ahora ante la Corte Constitucional de Colombia

Wed, 19 Feb 2025 15:27:37 +0000

Crocs y Evacol vuelven a enfrentarse por infracción marcaria, ahora ante la Corte Constitucional de Colombia

El caso vuelve a las cortes debido a que, el 31 de enero, Crocs presentó una tutela contra una decisión desfavorable ante la Corte Constitucional.

Rosa Ramos Wed, 19/02/2025 - 11:27

Un litigio basado en la protección de una marca tridimensional y que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Segunda Instancia, y la Corte Suprema de Justicia de Colombia dieron por cerrado en marzo de 2024 podría llegar a la Corte Constitucional de ese país: Se trata del litigio que sostuvieron, desde 2017, la empresa local Evacol y la estadounidense Crocs Inc. por una supuesta infracción marcaria relacionada con el diseño de unas “chanclas” plásticas similares, que Crocs insistió eran copias de sus famosas sandalias.

El caso vuelve a las cortes debido a que, el 31 de enero, Crocs presentó una tutela contra la decisión del año pasado ante la Corte Constitucional, a la que pidió revise el caso. Vladimir Fernández, magistrado de esta corte, le dijo a medios locales que si el caso es seleccionado para revisión, será la oportunidad de unificar criterios sobre la protección de las marcas tridimensionales y definir el alcance de las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino respecto a la propiedad industrial.

Crocs volvió de nuevo a la carga, aunque la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia colombiana revocó la sentencia de Primera instancia proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, que le dio la razón a Crocs en 2019 y que obligó a Evacol a cesar la venta y comercialización de los productos identificados con las referencias Zueco 078, 078-07 y 084 (que Crocs aseguró infringían su marca registrada para sus sandalias), retirar de los comercios colombianos todos los productos con referencias a los zapatos, recoger todos los zapatos, destruir los moldes usados para hacerlos y todos los ya hechos y pagar 74,5 millones de pesos en indemnización (90 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

Para leer: Indecopi le da la razón a marca local en litigio contra Tik Tok

La SIC concordó con Crocs en que Evacol estaba violentando sus derechos de propiedad industrial sobre la marca tridimensional (los zapatos homónimos), identificada en Colombia con el certificado de registro N° 534245 para productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La firma que asistió a Evacol, y que luego logró la revocación de la sentencia de la SIC, fue Sergio Cabrera Abogados. LexLatin entiende que Serrano Martínez CMA es la firma que asistió a Crocs Inc.

Cuando la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC determinó que los zapatos de Evacol son similares a la marca tridimensional registrada a favor de Crocs lo hizo basándose en (aparte de las pruebas aportadas por la demandante) la simple observación, “pues los productos presuntamente infractores, coinciden con las vistas de la marca tridimensional que aparecen en el registro, aunque no son idénticos”, dijeron.

Pero cuando la CSJ, a donde llegó la apelación de Evacol, anuló la sentencia de la SIC lo hizo destacando que no era posible confundir a los zapatos hechos por cada empresa, ya que la marca estadounidense se distinguía por tener como signo gráfico un cocodrilo, mientras la marca local muestra un tucán; asimismo, la parte trasera de la suela, las correas y la diferencia en los precios también ayudaban a despejar cualquier confusión entre los consumidores, por lo que tampoco podía hablarse de competencia desleal.

Lamentablemente, para ese momento, el molde que usaba la empresa colombiana para producir los zapatos había sido destruido (como ordenó la SIC), no obstante, Antonio Wang (fundador y dueño de Evacol) contempló demandar a Crocs por lucro cesante y por 500 millones de pesos, equivalentes al valor de los zapatos y molde destruidos.

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Los otros hechos

Evacol (de Cali) no tenía un registro de diseño industrial sobre sus zuecos para cuando los zapatos de Crocs entraron al mercado local, a pesar de haber intentado obtenerlo desde 2010, ¿la razón?: La SIC consideraba que no había novedad inventiva en dicho diseño. A pesar de esto, fabricaron y comercializaron sus zapatos, que adquirieron fama con relativa rapidez entre los compradores colombianos.

También, a pesar de aducir falta de originalidad sobre los zuecos caleños, la SIC sí otorgó a Crocs el registro sobre una marca tridimensional para el mismo tipo de calzado, en 2016, lo que llevó a la empresa estadounidense a exigirle a los locales que parara la fabricación y venta de su zueco porque tenía un derecho exclusivo sobre el modelo. Evacol se negó y por esto Crocs inició su demanda por infracción a su propiedad industrial.

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Aunque los caleños cumplieron con las obligaciones que le impuso la SIC, decidieron apelar la decisión de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales que finalmente resolvió el Tribunal Superior de Bogotá, en virtud de una interpretación realizada por el Tribunal de Justicia Andino sobre las marcas tridimensionales que los llevó a concluir que Evacol podía continuar con la producción de sus zapatos, especialmente porque por cuatro años ambas marcas coexistieron en el mercado sin que el público las confundiera, pues los zapatos eran lo suficientemente distintos en sus denominaciones e isotipos.

El Tribunal de Justicia Andino considera que las normas sobre litigios de marca deben adaptarse al hecho de si estas son tradicionales o no tradicionales (como las tridimensionales) y que las no tradicionales aumentan las probabilidades de restringir la competencia, pero que si uno de los productos fue comercializado antes del otorgamiento del registro de alguno debe considerarse si hubo coexistencia pacífica entre los signos en pugna y si el público los confundió o podría confundirlos.

Entonces, a pesar de la similitud entre ambos signos, los dos coexistieron por años y fueron lo suficientemente distintos (en precio, nombre, diseño general e isotipo) como para evitar confusión, después de todo, no es lo mismo un reptil que un ave. Todo este caso pone en relieve la principal dificultad al momento de registrar una marca tridimensional: su capacidad distintiva.

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El significado de la nueva revisión

A lo largo de los años que Evacol y Crocs se han enfrentado, y ante las diversas instancias que le dieron la razón a la empresa extranjera, los caleños han insistido en que los reveses que sufrieron ante las autoridades contravienen el derecho a la libre competencia, que favorece a los diseños industriales de grandes empresas por encima del fomento de la innovación de las empresas nacionales.

Quizás el por qué Evacol insiste en que la sentencia de la SIC los desfavorece lo explica la misma Superintendencia que, en su momento, dijo que “es dable destacar que lo que en este proceso se protegió fue el registro de una marca, no un producto específico que se encuentre en circulación en el mercado, conforme se refiere en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000” (del Tribunal de Justicia Andino - TJCA), por lo que, a pesar de que la empresa local argumentó la titularidad de diversos registros de diseño industrial estos no coinciden con las referencias mostradas en la demanda de Crocs, por lo que, la comercialización de estas sandalias no se encuentra amparada por ningún derecho de propiedad industrial. Es decir:

Para el caso concreto, lo que se pretendió proteger es el derecho de propiedad industrial de CROCS y su marca tridimensional. Por esta razón, no es válido haber efectuado el cotejo a partir de la referencia denominada “CROCS BAND” con las referencias de zuecos No. 084, 078 y 078-07 de EVACOL, pues no es el producto CROCS BAND el objeto de protección en este asunto, sino la marca tridimensional.

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Ahora, lo que podría revisarse con el siguiente capítulo de esta “saga” es la validez de la decisión de la SIC a la luz del TJCA sobre las marcas tridimensionales, que en las Decisiones Andinas 8, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, si bien no hace referencia al concepto de signo tridimensional tampoco desconoce la importancia de las formas de los productos o embalajes, por lo que ite la protección de los diseños industriales.

Luego entró en vigor la Decisión 486 de 2000, que sí establece de manera expresa el registro de marcas tridimensionales y determinó que las marcas tridimensionales no pueden considerarse figurativas. Hasta ese entonces, no se había establecido la posibilidad de registrar la forma de un producto (su envoltura o embalaje) como una marca.

Por ahora, en los antecedentes citados por la CSJ cuando falló a favor de Evacol, la Corte especificó que la SIC hizo caso omiso del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, “que no exige probar el riesgo de confusión, sino la idoneidad de la conducta para generar ese riesgo de confusión, estableciendo un supuesto probatorio inexistente en la ley.”

Al final, gran parte de la discusión, como indicó el magistrado Vladimir Fernández, y que expertos también señalan, es que la protección de las marcas tridimensionales es polémica e involucra grandes consecuencias prácticas para el mercado, porque, a diferencia de la protección de invenciones, la exclusividad sobre estas invenciones se concede por un tiempo limitado, pero la protección marcaria se puede prolongar de manera ilimitada.

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Indecopi le da la razón a marca local en litigio contra Tik Tok 1g1651

Wed, 30 Oct 2024 19:54:31 +0000

Indecopi le da la razón a marca local en litigio contra Tik Tok

Indecopi resolvió que no era necesario pronunciarse sobre el argumento de que la marca Tik Tok es “notoriamente conocida”.

Rosa Ramos Wed, 30/10/2024 - 15:54

Puede que la lucha de poderes entre Byte Dance Ltd. (matriz de Tik Tok) y el Gobierno de Estados Unidos sea más llamativa, en términos noticiosos y económicos, pero no es ni de cerca un enfrentamiento que vaya a tener una resolución tan simple y rápida como el litigio marcario que enfrentó a la tecnológica china con un empresario peruano que logró el registro de la marca Tiki Toki, que ByteDance contestó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) peruano, por presuntas similitud y riesgo de confusión.

La resolución a favor de la empresa peruana Real Center Investment S.A.C., dueña y registradora de la marca de bebidas alcohólicas (excluyendo cervezas) Tiki Toki, la concedió la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, que de esta manera confirmó la decisión de primera instancia que otorgó el registro de la marca a favor de la empresa peruana y rechazó la oposición presentada por ByteDance, en noviembre de 2020.

En ese momento ByteDance Ltd. (conformada en las Islas Caimán) se opuso al registro del signo notorio, por imitar de tal manera a su marca denominativa Tik Tok (registrada en las clases 9, 25, 35, 38, 41, 42 y 45, según la Clasificación de Niza) que podría generar confusión, además de que incurriría en perjudicar el prestigio de su plataforma. La Sala Especializada consideró que, aunque ambas marcas comparten similitudes fonéticas, no existe riesgo de confusión entre estas debido a la diferencia entre los productos que representan.

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ByteDance, titular de la marca Tik Tok en Argentina, Chile, Colombia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, aseguró en su oposición que Tiki Toki actuó “de mala fe”, al pretender registrar una marca casi idéntica a la de su titularidad “cuya difusión y conocimiento tienen un alcance mundial”.

No puede ser atribuible a la casualidad que se pretenda obtener el registro de un signo similar o idéntico a su marca registrada, más aún cuando la denominación TIK TOK no tiene un significado en el lenguaje común, sino, por el contrario, es un signo de fantasía. - Se ha solicitado el registro de la marca TIK TOK y logotipo con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, aprovechándose del prestigio de su marca TIK TOK, escribieron en su oposición.

La respuesta de Real Center Investment llegó el 28 de diciembre de ese mismo año, cuando señalaron que la denominación solicitada a registro era Tiki Toki y no Tik Tok, por lo que había suficiente diferencia. Así lo consideró también la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, que, mediante la Resolución N° 3277-2021, en agosto de 2021 y en diciembre de 2022, declaró infundada la oposición y se dispuso a otorgar el registro de la marca peruana.

Signo distintivo para el que se pidió el registro / Indecopi

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Los argumentos

Para otorgar la marca, el Indecopi consideró que, ya que ByteDance no invocó que su marca goza de la calidad de notoriamente conocida, no le correspondía emitir pronunciamiento respecto a ese argumento, también señaló que la protección contra el aprovechamiento del prestigio de un signo se aplica única y exclusivamente a marcas que gozan de esta calidad y que, en lo que se refiere al amplio conocimiento de una marca, las leyes peruanas solo reconocen como categoría jurídica a los signos notoriamente conocidos, según los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina.

Vale la pena repasar dicho artículo, que establece que: Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración, entre otros, el grado de su conocimiento entre los del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización dentro de la Comunidad; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo y su valor contable como activo empresarial, así como la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Así tenemos que, este 9 de septiembre, la Sala Especializada resolvió que no era necesario pronunciarse sobre el argumento de que la marca Tik Tok es “notoriamente conocida”, ya que ByteDance no inició su oposición bajo este argumento, además, Tik Tok y Tiki Toki ni siquiera trabajan en el mismo ámbito, ya que la primera ofrece servicios digitales mientras la segunda vende bebidas alcohólicas, el riesgo de aprovechamiento de fama, así como de confusión es prácticamente nulo.

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A esta conclusión se llegó luego del recurso de apelación interpuesto por ByteDance según la prohibición de registro establecida en el artículo 136, inciso h, de la Decisión 486, que reza que no pueden registrarse como marcas signos cuyo uso afecta a un tercero, especialmente cuando dicha marca es reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notorio ya existente, cuando su uso puede causar confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, además de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o causar la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Sobre esto, el Indecopi precisó que era necesario atender el Principio de Preclusión (o de eventualidad), que reparte el ejercicio de la actividad procesal de las partes y del juez de manera que determinados actos deben corresponder a determinado periodo, fuera del cual no pueden ser ejercitados y –si se ejecutan– no tienen valor porque emanan de normas procesales de derecho público, surgen en ocasión del proceso y no pueden exigirse coercitivamente

Cabe indicar que en virtud del Principio de Preclusión, no corresponde que la Sala se pronuncie, en Segunda Instancia, sobre causales que no fueron invocadas ante la Primera Instancia, como la consignada en el recurso de apelación, es decir, si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, pues de hacerlo no sólo se vulneraría el principio de preclusión, sino que se atentaría contra el derecho de defensa de la otra parte, quien vería recortado su derecho de poder cuestionar ante otra instancia istrativa el fallo expedido por la anterior, explicó la Sala.

También en Perú: Herrera no es de uso exclusivo: La batalla entre Carolina y María

Tik Tok es un infractor frecuente

Este no es el primer revés de ByteDance o Tik Tok ante autoridades locales. En febrero de este año, un tribunal alemán dictaminó que la empresa china y su aplicación son responsables del contenido no autorizado subido por sus s, en virtud de la Directiva de Derechos de Autor de la UE de 2019, que le impone a las plataformas de social media la obligación de obtener licencias de los propietarios de derechos de autor.

Esto ocurrió luego de que la distribuidora de películas berlinesa Nikita Ventures acusó a Tik Tok de no haber cumplido con sus obligaciones legales y éticas, al no obtener licencias para el contenido compartido en su plataforma (amparados en el principio del safe harbor, entendido como la política según la cual el social media no es responsable por el contenido subido por sus s), incluido mucho del material sujeto a derecho de autor de Nikita, lo que los afectó financieramente.

El tribunal de Berlín que atendió el caso concordó con la distribuidora y dictaminó que ByteDance debía calcular la pérdida monetaria que su imprudencia le causó a la empresa alemana, también ordenó a Tik Tok a pagar por daños y abstenerse del uso futuro del material de Nikita Ventures, en virtud del artículo 17 de la Directiva de Derechos de Autor de la UE que discute las políticas del safe harbor de derechos de autor por parte de plataformas como YouTube, Instagram y Tik Tok.

Este fallo fue cercano al enfrentamiento entre ByteDance y y Universal Music Group (UMG) que, hacia principios de año, cesó las conversaciones y todo acuerdo de colaboración con la plataforma china, toda vez que Tik Tok no pagaba un monto justo por el uso del catálogo musical de UMG y, por ende, no cumplía con sus responsabilidades respecto a los derechos de autor.

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La frase "Very demure 671q1s very mindful" ya tiene una historia de batalla marcaria

Wed, 04 Sep 2024 06:53:32 +0000

La frase "Very demure, very mindful" ya tiene una historia de batalla marcaria

A pesar de que Bates se “adelantó” a Jools, ella aún tiene las de ganar si presenta una oposición legal.

Rosa Ramos Wed, 04/09/2024 - 02:53

Jools Lebron es una creadora transexual de contenido que puso de moda la frase del otoño boreal desde TikToK: "Very demure, very mindful". Esta frase no solo marcó la transición entre estaciones, desde las veraniegas brat y brat summer (que alientan a ser audaces y aceptar lo incómodo, siendo atrevidos, imperfectos y seguros), impulsadas por la cantante británica Charlie XCX y usadas incluso por el comando de campaña de Kamala Harris, sino que es ahora el centro de una batalla marcaria, desde que un avispado empresario solicitó, ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), el registro como marca de la viral frase (que, en contraste con brat, ironiza sobre el recato y la timidez), para fines de publicidad, marketing y servicios promocionales.

@joolieannie #fyp #demure ♬ original sound - Jools Lebron

El nuevo villano de la internet se llama Jefferson A. Bates y pidió el registro de very demure… very mindful el 20 de agosto.

Esta solicitud se sumó a otras seis: Broncos Country Let’s Ride - Jefferson A. Bates (solicitada en mayo de 2017), Let’s Ride - Jefferson A. Bates (mayo de 2017), Take command (abril de 2013), Let’s ride (agosto de 2005) y Go Broncos Let’s Ride (agosto de 2005).

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De estas, las variaciones de Let’s ride nacen de un eslogan popularizado por Russell Wilson, exmariscal de campo de los Denver Broncos, tres están listadas como abandonadas y dos aún están pendientes de aprobación, lo que le da a Jools un respiro temporal: según las normas de la USPTO, el proceso de registro de marca tarda más de un año y, para concederlo, esta tiene que estar siendo usada activamente, lo que significa que Bates debería estar ya vendiendo productos con la frase de la tiktoker, cosa que no está ocurriendo.

La solicitud, claramente, no pudo pasar por recatada y consciente debido a la viralidad de Jools, quien gracias a esa frase (y los siguientes videos que la usaron) sumó 2 millones de seguidores de la noche a la mañana, ha sido entrevistada en varios talk shows estadounidenses de alcance nacional, pudo renunciar a su trabajo al establecer alianzas con reconocidas marcas e incluso puede ahora financiar su tan anhelado proceso de afirmación de género.

A pesar de que Bates se “adelantó” a Jools, ella aún tiene las de ganar si presenta una oposición legal, especialmente porque puede ampararse bajo la regla de la fecha de primer uso de la USPTO, confirmada en sus siguientes posts en TikTok y en las decenas de videos que celebridades, marcas e incluso la Casa Blanca que demuestran que, aunque no pidió el registro de la marca antes que Bates, usó este término antes que él.

@iampennbadgley That’s a wrap on Joe Goldberg @Jools Lebron ♬ original sound - Penn Badgley

La fecha de primer uso está contemplada en las secciones 903.01, 903.03, 1104.10(b)(iv) y 1109.09(a) del TMEP (Manual de procedimientos de examen de marcas comerciales) de la USPTO y no es más que el día en que los bienes y servicios bajo una marca determinada se vendieron o prestaron por primera vez. Esta norma distingue dos cosas básicas: que el uso de la marca en cualquier lugar (en EE. UU. u otro lugar, independientemente de si el uso fue local, nacional, intraestatal, interestatal o de otro tipo) se haya hecho de buena fe y en el curso normal del comercio; además, la fecha de primer siempre es anterior o igual a la fecha de primer uso en el comercio.

Más sobre el tema: Herrera no es de uso exclusivo: La batalla entre Carolina y María

Las opciones

La enorme popularidad de Jools y la simpatía que ha arrastrado con su irónica modestia (su uso de demure se burla de las normas de género y la feminidad), ha generado diversas respuestas de expertos que explican (o directamente aconsejaron a la creadora) cuáles son los pasos a seguir si se desea hacer una oposición marcaria.

Una de estas expertas es Alexandra Roberts, profesora de Derecho en la Universidad Northeastern, quien no solo señala que la tiktoker puede impugnar la solicitud de marca de Bates sino que la Oficina podría negar el registro ya que es público y notorio el hecho de que esta frase está estrechamente asociada con ella. Lebron también podría presentar su propia solicitud de marca registrada y establecer la prioridad de uso.

De cualquier manera, es recomendable que Jools haga valer sus derechos de autor sobre la frase, ya íntimamente ligada a ella, y solicite el registro bajo las categorías comerciales en las que usará la frase, especialmente porque tanto ella como Bates ahora se enfrentan a un particular reto cuando algo se viraliza (tarea mucho más sencilla en tiempos de social media): el excesivo uso de la frase la terminará convirtiendo en una expresión común, por lo que la USPTO podría considerarla dentro de poco una expresión generalizada que no podría ser usada de forma exclusiva, debido a una falla en su funcionamiento.

@noticiasunivision247 Todos hemos escuchado en redes la frase "very demure, very mindful"... ¿Quién está detrás de esta frase viral y por qué hay problemas legales? @crosarionews y Vilma Tarazona lo hablaron con un abogado en #Primetime. #demure #mindful #frasesvirales #batallalegal ♬ original sound - NoticiasUnivision247

De interés: El Salvador aprueba nueva Ley de Propiedad Intelectual y la creación del Ispi, ente regulador

Una vez que la Oficina aprueba la publicación de una marca y se incluye en su Boletín Oficial de Marcas, se abre una ventana de 30 días consecutivos a lo largo de los cuales cualquier persona que considere que la solicitud de registro de una marca la perjudicará puede oponerse mediante un Aviso de Oposición, que inicia un procedimiento legal ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB) sobre la marca disputada. Y es ahí donde Jools tiene su mejor tiro.

Entretanto, Bates debe tomar en cuenta que, en caso de que la creadora –u otra persona– no se oponga durante el período de publicación, su solicitud pasará a la siguiente etapa del registro (que dura de 2 a 4 meses desde la publicación hasta la notificación oficial de registro). En su caso específico, él hizo pública una intención de usar la marca en el comercio, por lo que primero debe presentar una Declaración de Uso aceptable, que muestre cómo utilizará su marca en el comercio, y esperar a recibir un Aviso de Aceptación.

De acuerdo con Dunlap Bennett & Ludwig, el uso de esta frase y sus variaciones como marcas podría eventualmente causar confusión en el público, aunque se registren para distintos productos y servicios, lo que derivaría en “una investigación complicada que requiere muchos hechos”.

Para leer: Nueva norma ANPD que involucra el rol del Responsable de los Datos Personales

La firma precisa que ya que Bates ha intentado aprovecharse de frases famosas de terceros que han sido abandonadas por falta de respuesta de la USPTO, y que los propietarios de las marcas que ha intentado registrar se han opuesto a sus solicitudes, es poco probable que le gane a Jools.

Por cierto, Bates no está solo en la carrera contra Jools para registrar very demure, very mindful como marca, junto con él “compiten” Kassandra Pop, quien solicitó a la USPTO el registro de very demure, very cutesy, el 24 de agosto, para servicios de publicidad, y Almondia White, quien el 27 de agosto solicitó el registro para always demure and very mindful, para sombreros y ropa. Entretanto, Jools, haciendo gala de su consciente discreción, informó en su perfil que ya inició un proceso legal aún no determinado para enfrentar este caso marcario.

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Louboutin vs Van Haren y el registro de marcas de posición j322n

Wed, 28 Aug 2024 18:30:24 +0000

Louboutin vs Van Haren y el registro de marcas de posición

El Inpi ha recibido 366 solicitudes de marcas de posición, pero ha concedido solo un registro y ha rechazado 72 solicitudes hasta ahora.

Rosa Ramos Wed, 28/08/2024 - 14:30

Autor del artículo de opinión

Douglas Leite, Clara Lim, Marina A. Rossit y Victória S. Verussa*

Una marca de posición consiste en la colocación de un signo en una posición singular y específica sobre una determinada estructura, que permite identificar productos y distinguirlos de otros idénticos o similares.

Por tanto, la colocación de una marca de posición no puede tener un carácter técnico o funcional y debe estar desvinculada de la funcionalidad general del producto. Además, debe ser poco convencional dentro de la industria pertinente y lo suficientemente distintiva para que los consumidores reconozcan el producto.

Para leer: Inteligencia artificial: ¿quién será responsable de supervisar las reglas de creación y uso?

En consecuencia, las marcas de posición que sean meramente ornamentales o formen parte integrante de la apariencia común del soporte y que carezcan por completo de suficiente distintividad no se registrarán como marca de posición.

Una marca tridimensional consiste en la forma del producto o de su envase. Para que dicha marca sea registrada no debe constituir una forma necesaria, común u ordinaria del producto o envase, o incluso una que no pueda disociarse del aspecto técnico del producto o envase.

Por otra parte, la imagen principal que acompaña a la solicitud de una marca de posición debe mostrar el soporte del producto para demostrar la posición y proporción exactas del signo propuesto, a diferencia de las marcas tridimensionales que consisten en la forma plástica de un determinado producto o envase que lo diferencia de los competidores.

Específicamente en Brasil, el 30 de mayo de 2023, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inpi) publicó la concesión del Registro N° 830621660, para la marca de primera posición en Brasil, que protege los clásicos “tres agujeros” en la parte superior de las famosas zapatillas de la marca Osklen.

Más sobre Brasil: El criptoactivo tributa como inversión financiera según la Hacienda Federal de Brasil

El caso de Louboutin vs Van Haren de la UE

Esto es similar a otro caso emblemático, el que enfrentó a Christian Louboutin SAS (Louboutin) contra Van Haren Svchoene BV (Van Haren), decidido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en 2018. Este es un hito en la jurisprudencia de marcas no convencionales en la Unión Europea (UE), porque la decisión abordó la protección de las famosas suelas rojas de los zapatos de Louboutin.

Todo empezó el 28 de diciembre de 2009, cuando Louboutin presentó una solicitud de registro de marca en Benelux en la clase 25, con el fin de proteger las suelas rojas de sus zapatos, caracterizadas por el color rojo “Pantone 18 1663TP”.

La disputa legal surgió cuando Van Haren, un operador de tiendas minoristas en los Países Bajos, vendió zapatos de tacón alto con suela roja en 2012, lo que llevó a Louboutin a presentar una demanda por infracción de marca.

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Van Haren argumentó que la marca de Louboutin no era válida, ya que consistía en una forma que añadía un valor sustancial a los productos. Sin embargo, el TJUE dictaminó que un color aplicado de una manera específica a un producto podía constituir una marca, siempre que no estuviera determinado únicamente por la forma del producto. Esta sentencia estableció que la suela roja de Louboutin, reconocida por los consumidores como un indicador del origen del producto, podía estar protegida por la legislación de marcas de la UE.

El TJUE destacó que la exclusividad de la marca no debería inhibir la competencia leal, siempre que la marca no fuera esencial para la función del producto. Esta decisión aclaró que la suela roja es una marca de posición y no una marca de forma, lo que la hace elegible para protección bajo la ley de la UE.

Por lo tanto, la sentencia tiene implicaciones más amplias para la industria de la moda y otros sectores donde el color y otras marcas no tradicionales se utilizan para crear identidad de marca. Subraya la importancia de los elementos de diseño distintivos y no funcionales para establecer el reconocimiento de marca y la protección legal.

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Entendimiento de Inpi sobre las marcas de posición

El Inpi ha recibido 366 solicitudes de marcas de posición, pero ha concedido solo un registro y ha rechazado 72 solicitudes hasta ahora. El registro concedido, número de registro 830621660, refleja los criterios del Inpi para las marcas de posición: una combinación de una marca distintiva original, ubicada en una ubicación poco común del producto, con un signo y una ubicación lo suficientemente distintivos como para individualizar el producto para los consumidores.

Por otro lado, los 72 rechazos resaltan la interpretación estricta de estos criterios por parte del Instituto. Un total de 29 solicitudes de marcas de posición fueron rechazadas por no considerarse singular ni distintiva su colocación en el producto y otras 26 fueron rechazadas porque el signo de posición pretendido fue considerado meramente ornamental en relación al producto.

Otras decisiones de rechazo consideraron que una marca de posición no puede ser registrada si está compuesta de colores y sus nombres solamente, tiene principalmente un carácter técnico o funcional; es ornamental, común o evocativa, como cuando el signo ya es comúnmente utilizado en la industria por varios competidores; contiene una reproducción o imitación del signo de un tercero y es capaz de causar confusión o asociación indebida en el consumidor, está compuesta de varios signos en más de una posición en el soporte, y no es distintiva en sí misma, independientemente del carácter distintivo de la posición en el soporte.

Entonces, las decisiones del Inpi sobre marcas de posición emitidas hasta ahora demuestran una estricta adhesión a los criterios establecidos.

Sin embargo, se trata de un asunto relativamente nuevo, que está en constante desarrollo, ya que nuevas solicitudes continúan siendo examinadas en Brasil y en el exterior. En este escenario es importante seguir de cerca la evolución del entendimiento del Inpi y las posibles nuevas discusiones que puedan surgir sobre el tema, para que los interesados puedan tener una mejor visión sobre las condiciones y requisitos necesarios para ese tipo de registro de marca en Brasil.

*Douglas Leite, Clara Lim, Marina A. Rossit y Victória S. Verussa son socio y abogadas de Bhering Advogados, respectivamente.

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Herrera no es de uso exclusivo 5l1w6w La batalla entre Carolina y María

Wed, 28 Aug 2024 11:57:25 +0000

Herrera no es de uso exclusivo: La batalla entre Carolina y María

Una emprendedora peruana, de apellido Herrera, pudo registrar su marca luego de que el Indecopi determinara que no generaría confusión con las marcas de Carolina Herrera.

Rosa Ramos Wed, 28/08/2024 - 07:57

Luego de tres años de litigio, la emprendedora peruana María Carolina Herrera se anotó el tanto ganador en su lucha marcaria contra la megaempresaria y diseñadora venezolana Carolina Herrera, luego de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) le permitiera a la empresaria local inscribir la marca La Jabonera by María Herrera, luego de un proceso de inscripción hecho en dos instancias.

Todo empezó cuando el hijo de María Herrera, un abogado, le regaló por Navidad el registro de su marca bajo la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (para productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales), cuyas ganancias usa para financiar la esterilización de animales abandonados y callejeros, solo para enterarse poco después de que Carolina Herrera Ltd. se opuso al registro de su marca ante el Indecopi, por supuestamente ser un signo similar y comercializar productos idénticos, además de por usar “Herrera”, que la empresa neoyorquina considera un término distintivo.

Esto inició una batalla legal en la que María Carolina Herrera (quien siempre ha dicho a medios que tiene derecho a usar su apellido como considere), asistida por su hijo, Darío Morales, sostuvo que su marca no representaba riesgo de confusión ni era objeto de oposición ya que mostraba diferencias con las marcas de la venezolana, además de que Herrera es un apellido común en Perú y era un tanto absurdo que se le prohibiera a ella u otros Herrera hacer uso de su apellido.

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Primer escalón

En la primera instancia, el Indecopi le dio la razón a la demandante y le denegó el registro de solicitud a la empresaria local, puesto que consideró que La Jabonera podría causar confusión entre los consumidores. Esto lo indicó en una resolución emitida en julio de 2022 por la Comisión de Signos Distintivos, que declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado basándose en Cuestiones Previas respecto a la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– de Colombia (que atendió un caso similar), que se basa a su vez en la jurisprudencia de la Comunidad Andina de Naciones.

En ese entonces, Herrera y Morales también argumentaron que la SIC, basado en las leyes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, registró la marca Diana Herrera belleza en tu mirada y su logotipo, denegando a Carolina Herrera Ltd. su solicitud de oposición a este registro. Ambos dijeron que la Comisión no tuvo en consideración los argumentos presentados por la autoridad extranjera, ni evaluó si es que podría ser de utilidad a fin de resolver el presente procedimiento, sino que únicamente se limitó a indicar que lo dicho no condiciona a la Comisión.

En el documento que presentó al Indecopi, Morales insistió en que los órganos resolutivos del Indecopi, ante la existencia de jurisprudencia extranjera que ha resuelto un caso similar, suelen recurrir a la búsqueda de criterios, sin que esto signifique un sometimiento a la autoridad extranjera, por lo que la Sala debería analizar la jurisprudencia citada y determinar si, según su criterio, puede ser aplicada al caso de su mamá y cliente.

Para el abogado, Herrera no es un término protegido individualmente, ya que no es suficientemente distintivo, por ende no era posible declarar la existencia de una familia de marcas sobre el apellido u otorgar exclusividad en su uso. Aún así, el ente determinó que ambas marcas compartían similitudes al portar el apellido Herrera y un nombre de pila femenino.

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Siguiente escalón

En segunda instancia, y luego de que María Herrera apeló, el Indecopi terminó poniéndose del lado de su compatriota, por lo que ordenó inscribir la marca, esto luego de que determinó que ambas se escuchaban y veían diferentes, y no solo eso sino que son distintas ya que la marca neoyorquina es Carolina Herrera y no solo Herrera, por lo que no existe riesgo de confusión.

Si bien los signos hacen referencia a algunos de los mismos productos , presentan diferencias fonéticas y gráficas que permitirán su diferenciación por parte del público consumidor; en ese sentido, se determina que los signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión en el consumidor, determinó el Indecopi.

Cabe destacar que la decisión del ente regulador revisó la normativa del Tribunal Andino de Justicia respecto a los signos distintivos conformados por nombres propios, que considera pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos, que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión y que no se afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular.

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Para determinar su registrabilidad, el Tribunal destaca que debe hacerse un análisis integral del signo para realizar un adecuado análisis de distintividad, esto significa que, para que un nombre común cumpla con el criterio necesario para registrarse como nombres comerciales y marcas debe ser poco común (característica a ser evaluada bajo un examen integral y de oficio, tener una amplia probabilidad de ser distintivo y protegible en relación con la utilización reconocida del nombre en una actividad específica y no aprovecharse del prestigio de un tercero.

Dentro de Perú, Carolina Herrera Ltda. tiene el registro, en la Clase 3, de las marcas Carolina Herrera, 212 by Carolina Herrera y Carolina Herrera Chic, además de tres logotipos registrados bajo los certificados N° 63851, 137666 y 92532. En contraste, La Jabonera by María Herrera y su logotipo presentan elementos figurativos, mientras que las marcas registradas por la diseñadora venezolana son denominativas, “todo lo cual determina una impresión visual de conjunto diferente”, precisó el Indecopi.

Medios locales precisaron que este caso demuestra que, “incluso para una marca de lujo de renombre mundial como Carolina Herrera, no es posible prohibir a una persona el uso de su propio apellido en una marca comercial” y que este caso “resalta la importancia de respetar los derechos individuales y la libre competencia” mientras “evidencia la necesidad de establecer límites claros en cuanto al uso de apellidos en el ámbito empresarial.”

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Además de Huawei n4f45 Chanel ha sufrido otros reveses marcarios en la Unión Europea

Wed, 03 Jul 2024 04:52:23 +0000

Además de Huawei, Chanel ha sufrido otros reveses marcarios en la Unión Europea

La EUIPO rechazó su intento de bloquear el registro de una marca de cosméticos cuyos productos ostentan el número 5.

Rosa Ramos Wed, 03/07/2024 - 00:52

El 17 de junio, la División de Oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) le dio un golpe bajo a la casa de moda Chanel, al rechazar su intento de bloquear el registro de Simb D.O.O., una marca de cosméticos de Eslovenia cuyos productos (de la clase 3, para jabones, cremas de ducha y perfumadas y cosméticos) —aseguran— es demasiado similar a dos versiones de su marca número 5 (la usada en su perfume y una versión simplificada).

La oposición, identificada como No B 3 203 223, fue rechazada en su totalidad debido a que la EUIPO consideró que, “incluso suponiendo que los productos sean idénticos, no existe riesgo de confusión por parte del público. Por tanto, debe desestimarse la oposición”. Con esta sentencia, la oficina europea concluye el proceso de oposición que Chanel inició en septiembre de 2023. Los símbolos (incluidos en la decisión) evaluados fueron estos:

Este no es el primer reclamo marcario que Chanel sufre; de hecho, tiene una lista de oposiciones a registros de marca por similitud que le han sido negadas a lo largo de los últimos años. Una de estas fue contra Huawei, a la que intentó bloquear el registro de su logotipo como marca para su hardware informático, ante el Tribunal General Europeo de Luxemburgo, en 2017, que al final consideró que no existía riesgo de confusión.

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En octubre de 2019, intentó bloquear ante la Oficina de Patentes de Japón el registro de la marca Gonna Getcha, de la empresa local M-Paulownia Co., Ltd., cuyo símbolo son dos G invertidas y entrelazadas. Esta se usaría en llaveros, adornos personales y para zapatos, relojes y piedras preciosas en bruto y semilabradas.

Según Chanel, la marca imitaba a su monograma formado por dos C invertidas y entrelazadas, para productos de la clase 14, por lo que debía ser cancelada en contravención del artículo 4 de la Ley de Marcas japonesa, debido a que —aseguraron— ambos monogramas podrían confundirse, gracias a la enorme popularidad del monograma de Chanel.

Finalmente, en diciembre de 2020, la OPJ determinó que si bien el monograma de Chanel tiene una alta reputación entre los consumidores japoneses, visualmente ambas marcas eran lo suficientemente distintas, fonética y conceptualmente.

Pero esta no fue la única oposición infructuosa en Japón. En agosto de ese mismo año, intentaron bloquear la solicitud de marca de la empresa HIC Co., Ltd. para las palabras Music Bar y Chaya, además de un logotipo formado —también— por dos C invertidas y entrelazadas, para uso en servicios de restaurante, cuya oposición se emitió en febrero de 2021.

Otro de sus fallos ocurrió en Europa, en 2022, cuando la Oficina Estatal de Patentes de la República de Lituania no le permitió registrar su frasco de perfume N° 5 como marca en la clase 3, a pesar de que esta marca tridimensional ya contaba con un registro exitoso en varios países. ¿La razón de la oficina lituana?: falta de carácter distintivo.

Este revés fue apelado por la empresa sa varias veces, hasta que llegó al Tribunal Supremo, que consideró que el signo tridimensional no era inherentemente distintivo ni se apartaba de lo habitual para este tipo de productos, en cuyo mercado ya existían varios envases similares. Ninguna de las pruebas presentadas por Chanel (que incluyó una encuesta de consumidores hecha en Francia y el argumento de que el frasco adquirió su carácter distintivo mediante el uso en el mercado) fue suficiente para convencer al Tribunal.

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La notoriedad no siempre es evidente

De acuerdo con Robecca Davey, asociada sénior de marcas de Marks & Clerks, la negativa de la EUIPO destaca la importancia de las pruebas en los casos de oposición de marcas al momento de protegerlas, porque dicha notoriedad no es necesariamente evidente para las oficinas de marcas.

Los propietarios de marcas no pueden confiar en el conocimiento ‘esperado’ de una marca y, a menos que se proporcione evidencia real para demostrarlo, no se tendrá en cuenta la reputación o el ‘distintivo mejorado’ de esta, escribió.

El mayor fallo de Chanel, para Davey, fue no haber podido demostrar, con pruebas irrefutables, en qué consistía la notoriedad de su marca. Para la EUIPO, cualquier conocimiento privado que un individuo, incluidos los examinadores de la División de Oposición, pudiera tener sobre el carácter distintivo de una marca, debía dejarse de lado para solo concentrarse en las pruebas obrantes en el expediente, y estas pruebas fueron insuficientes.

Cabe decir, por cierto, que entre las pruebas presentadas por la compañía sa había una copia impresa de Wikipedia que hablaba del perfume Chanel No. 5, un folleto y fotografías del escaparate de una tienda física que llevaba impresos Chanel y 5 y publicidades impresas de perfumes de Chanel de varias décadas.

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Sobre la página de Wikipedia, la Junta dijo que un extracto de esta fuente carece de certeza, ya que proviene de una enciclopedia colectiva en línea. Respecto al folleto y las publicidades impresas (con décadas de existencia), consideró que estos solo probaron que esas marcas se usaron en su momento, pero no si están actualmente en uso; también estimó que estos materiales solo fueron prueba de la longevidad de las marcas anteriores y de que “la aparición de varias celebridades en dichos materiales habla de los medios financieros absorbidos por las campañas publicitarias” pero no de cómo, cuándo y dónde se distribuyeron ni si llegaron a los consumidores en el territorio pertinente.

La falta de un informe fehaciente de participación de mercado y alcance de la marca de Chanel entre el público objetivo del territorio pertinente también jugó en su contra, debido a que la empresa no demostró cuántos de sus productos con el 5 vendieron, lo que impedía a la EUIPO sacar conclusiones sobre cuántos consumidores estuvieron realmente expuestos esta marca y, por ende, la relaciona con la compañía.

N° 5 se ha convertido a lo largo de los años en un buen ejemplo de cómo una marca evoluciona en términos de signo y productos. Es mucho el camino que ha recorrido desde que en 1926 fue registrada en Estados Unidos solo para perfumes y agua de tocador para luego ir añadiendo polvos faciales, jabón de tocador, lápiz labial, aceite y spray de baño, loción corporal, baño de leche y todo tipo de cosméticos, hasta 2018.

Todo esto pudiera haber convencido a la empresa de que la notoriedad, por amplia, era evidente por sí misma, pero la expansión de su portafolio de cosméticos bajo el 5 en todo el mundo no es necesariamente un buen argumento al momento de oponerse a nuevas marcas con el mismo guarismo, como demostró en junio la EUIPO que —al final— requirió de pruebas suficientes sobre la reputación y grado distintivo, “como resultado de su uso prolongado e intensivo”, para concederle la oposición que nunca ocurrió.

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Las razones detrás de la oposición de Sony a D 2q3p55 Njoy Chile por una marca

Wed, 12 Jun 2024 14:24:54 +0000

Las razones detrás de la oposición de Sony a D-Njoy Chile por una marca

D-Njoy Chile y Sony se basaron en la Ley N°19.039 y el artículo 6 Bis del Convenio de París para defender su posición.

Rosa Ramos Wed, 12/06/2024 - 10:24

En mayo, y luego de tres años y medio de solicitadas, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) de Chile permitió el registro de las marcas comerciales P-Station 3, P-Station 4 y P-Station 5 solicitadas por la pyme local D-Njoy Chile Spa y a cuyo registro se opuso Sony Interactive Entertainment Inc., bajo el argumento de que existían similitudes gráficas y fonéticas entre las marcas solicitadas por la empresa chilena y su marca denominativa Playstation.

De acuerdo con el gigante tecnológico, las marcas solicitadas por D-Njoy (el 16 de octubre de 2020) no solo son muy similares a la de su reconocida consola sino que, prácticamente, son una abreviación de esta a la que “simplemente se le ha agregado un elemento rio y no distintivo” (un número), que, de acuerdo con su demanda de oposición, infringía su marca según lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial chilena y el artículo 6 Bis del Convenio de París. Para ellos, el público podría confundirse y creer que estos números añadidos serían percibidos como un elemento indicativo de la generación de Playstation comercializada.

La Ley N°19.039, en sus incisos f, g y h establece que no podrán registrarse nombres que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos; así como las marcas iguales o que gráficas o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos siempre que gocen de fama y notoriedad, y las iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase.

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Para Sony (titular de la marca Playstation en Japón, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, Colombia, Cuba y México, en la clase 9), dada la similitud entre las marcas y considerando la notoriedad de la marca oponente, permitir el registro de las marcas de la pyme chilena atentaría contra los principios de competencia leal, sobre todo porque –alegaron– D-Njoy Chile Spa es su competidor directo en el mercado local.

La decisión

Aunque estas fueron, a grosso modo, las objeciones de Sony, Inapi decidió concederle el registro de las tres marcas al solicitante, el pasado 7 de mayo, bajo el entendido de que –según consta en el fallo de aceptación a registro–:

…en la especie al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y las marcas invocadas por el actor en la clase 9, se aprecia que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor.

Con esto, y basados en que si bien Sony aportó pruebas de que su marca goza de fama y notoriedad en el extranjero, al comparar ambas marcas en conflicto era posible advertir diferencias gráficas y fonéticas.

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En efecto, se trata de conjuntos marcarios que, si bien coinciden en la expresión station, la utilización en la marca pedida de una letra P inicial, del signo –y de un dígito final, en reemplazo de la expresión play de que se encuentra dotada la marca previa-, permiten distinguir una marca de otra.

El Inapi rechazó la demanda de oposición fundado no sólo en el artículo 20 de la Ley Nº 19.039, sino también en lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, que –referido a las marcas notoriamente conocidas– establece que cuando la legislación de un país lo permita, se puede negar o invalidar el registro y uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción (susceptibles de crear confusión) de una marca que la autoridad competente del país del registro estimare ser notoria; además, concede un plazo mínimo de cinco años (a partir de la fecha del registro) para reclamar la anulación de la marca infractora si esta constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida o la imita de tal manera que crea confusión.

La defensa

En defensa de Importadora y Exportadora D-Njoy Chile Spa actuó el despacho Chile Marcas, por medio de su socio Carlos Campbell Vilches, quien contestó la demanda asegurando que en la oposición de Sony (asesorada por Ricardo Montero Castillo, socio de Silva) no concurrían las causales de irregistrabilidad, ya que las marcas propuestas por la empresa local reunían los requisitos de novedad necesarios para la inscripción marcaria para los servicios pedidos (entre otros: aparatos e instrumentos náuticos, geodésicos y cinematográficos, de socorro; para la conducción, transmisión y reproducción de sonido e imágenes y cajas registradoras).

Campbell sostuvo que las marcas deben ser analizadas como conjuntos marcarios y que P-Station 3, P-Station 4 y P-Station 5 obviamente son de una denominación diferente, con una etiqueta original y distintiva, lo cual permitía suponer que no se confundirían con las de Sony. De acuerdo con él, la marca pedida no fue objeto de observación de fondo y no se le acreditó la fama y notoriedad de la marca oponente.

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